HAK PATEN (CONTOH KASUS)

            Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

            Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dan terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
Ada 2 macam sistem pendaftaran Paten yaitu :

1.      Sistem first to file yaitu memberikan hak paten bagi yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai persyaratan.

2.      Sistem first to invent adalah sistem yang memberikan hak paten bagi yang menemukan inovasi pertama menggunakan sistem, yang pertama.kali sesuai persyaratan yang telah ditentukan Indonesia

Penemuan yang tidak dapat dipatenkan :

1.      Proses atau produk yang pembuatan maupun penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum dan kesusilaan, sebagai contoh bahan peledak.

2.      Metode pemeriksaan, perawatan pengobatan atau pembedahan yang diterapkan pada manusia dan atau hewan.

3.      Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika
Semua makhluk hidup kecuali jasad renik, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses mikrobiologis.

CONTOH KASUS

Kekalahan sang penemu merek  

Kasus sengketa Honda Karisma dan Tossa Krisma
            Pengucapan kata Krisma dan Karisma hampir sama. Tapi, keduanya memiliki perbedaan. Krisma adalah merek sepeda motor China buatan PT Tossa Sakti, sedangkan Karisma merek sepeda motor produksi PT Astra Honda Motor. Sepeda motor merek Krisma belum dikenal oleh masyarakat luas. Peredarannya masih terbatas di beberapa wilayah saja. Kalaupun ada di Jakarta, jumlahnya relatif sedikit. Sepeda motor China itu lebih mudah ditemukakan di beberapa kota di Jawa Tengah karena basis produksinya memang berada di provinsi itu. 

            Meskipun masih relatif kecil, produsen sepeda motor itu sudah berani menantang PT Astra Honda Motor (PT AHM)-yang sudah terkenal sebagai salah satu produsen sepeda motor terbesar di Tanah Air-soal penggunaan merek dagang Karisma.  PT AHM memang tidak bisa dibandingkan dengan Tossa Krisma. Produksi sepeda motor Karisma PT AHM setiap tahun mencapai 1.000.000 unit. Pemasarannya pun tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PT AHM adalah perusahaan joint venture sebagai produsen dan distributor sepeda motor terbesar di Indonesia. Jumlah karyawannya pun mencapai sekitar 11.000 orang. Perusahaan patungan itu juga telah memberikan konstribusi besar terhadap perekonomian Indonesia seperti pembayaran pajak usaha, pajak pendapatan, dan pajak penghasilan. Bisa dikatakan bahwa perusahaan itu merupakan salah suatu aset nasional. 
            Masalahnya bukan pada perbandingan skala binis usaha mereka. Tapi, perseteruan dua produsen sepeda motor itu terletak pada pertikaian hukum soal kepemilikan merek dagang Karisma. Dua produsen sepeda motor itu terlibat persengketaan merek dagang Karisma sejak Februari 2005. Cheng Sen Djiang Gunawan Chandra, pemilik sepeda motor merek Krisma, melayangkan gugatan kepada PT AHM melalui Pengadilan Niaga Jakarta. Dia diwakili oleh kuasa hukumnya dari law firm Amroos & Partners.  PT AHM dituding oleh Gunawan menggunakan merek dagang Karisma tidak sesuai dengan yang terdaftar di Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. 

             Merek Karisma, Karisma 125 dan Karisma 125 D terdafatar atas nama PT AHM pada Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM di bawah nomor pendaftaran masing-masing 520497, 520150 dan 520496 pada Oktober 2002.  Merek Karisma 125 D terdaftar untuk kelas/jenis barang 12, yang mencakup perlindungan untuk segala macam peralatan atau kendaraan yang begerak di darat, udara dan atau air, suku cadang serta asesorisnya yaitu sepeda, sepeda motor dan segala kendaraan roda dua dan lain-lain. Perlindungan terhadap merek itu baru berakhir pada 2011. 

Lubang hukum 
             Merek Karisma yang terdaftar itu menggunakan karakter huruf balok hitam putih, berdiri tegak dan hurufnya berdiri sendiri, tidak menyambung satu sama lain. Sedangkan yang digunakan oleh PT AHM saat ini adalah merek Karisma, yang susunan hurufnya miring dan warna warni. Ada sentuhan seni dan desain pada karakter hurufnya. Tapi, justru hal itu menjadi lubang hukum bagi Tossa Krisma untuk menggugat PT AHM. 
                  Setelah melalui beberapa kali sidang, majelis hakim yang diketuai oleh Agoes Soebroto, hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada awal pekan ini akhirnya memutuskan untuk mengabulkan semua permohonan Gunawan Chandra. 
                  Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Gunawan antara lain PT AHM tidak menggunakan merek Karisma sesuai dengan yang terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen Hukum dan HAM. 
Artinya, merek Karisma yang sudah terdaftar di Direktorat Merk Ditjen HaKI Departemen Hukum dan HAM atas nama PT AHM harus dihapus dari daftar, sehingga produsen sepeda motor itu-jika vonis itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap-tidak boleh lagi menggunakan
merek Karisma pada sepeda motor Honda. 
                 PT AHM tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya terhadap putusan pengadilan itu. "Sangat ironis bahwa pihak yang menciptakan desain dan seni lukis justru tidak dilindungi hukum. Di manakah rasa keadilan hukum kita,"kata Kristanto, head corporate communication PT AHM.. 
Menurut Kristanto, putusan hakim yang memenangkan Gunawan Chandra pada sidang tahap pertama telah mengecewakan PT AHM. "Kami tidak bisa menerima putusan majelis hakim pengadilan niaga. Kami akan melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung." 
               Putusan hakim pengadilan tingkat pertama itu memang belum final karena PT AHM masih memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui kasasi ke Mahkamah Agung. "Kami memandang putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan kami masih mempunyai perlindungan hukum. Kami akan mengkonsolidasikan dengan pihak lawyer,"ujarnya. 
               PT AHM, katanya, berpendapat putusan majelis hakim tersebut akan menjadi preseden buruk bagi iklim persaingan usaha di Indonesia di mana hal ini akan membuka peluang bagi para penjiplak merek untuk menggunakan pasal 61 dan 63 Undang-Undang No.15/2002 tentang Merek sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. 
Pasal 61 Ayat 2b berbunyi: Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika; merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. 
Pasal 63 berbunyi: Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 2 huruf a dan b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga. 
                    Kristanto menambahkan bahwa dalam keputusannya majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa PT Tossa Shakti diduga merupakan pihak ketiga yang beritikad tidak baik. Sebelumnya, katanya, Gunawan Chandra juga sempat menjiplak mentah-mentah merek Karisma untuk sepeda motornya. Tapi, setelah ditegur, akhirnya dia membuat surat pernyataan yang antara lain isinya minta maaf dan menarik penggunaan merek itu. 
"Sekarang dia [Gunawan Chandra] menggunakan merek dagang Krisma, yang bunyinya sama dengan Karisma milik Honda. Ini jelas ada itikad tidak baiknya,"kata Kristanto.  Hakim, lanjut Kristanto, tidak mempertimbangkan segala usaha seperti promosi dll yang telah dilakukan oleh PT AHM selaku pihak yang menciptakan desain dan dan seni lukis dari Karisma sebagai merek sepeda motor Honda. 
Dampak psikologis 
Putusan pengadilan telah menimbulkan dampak psikologis kepada para konsumen Honda. "Dampak psikologis itu jelas ada, tapi susah diukur. Yang jelas, putusan hakim itu pasti ada pengaruhnya ke konsumen Honda." 
Rahman, salah seorang konsumen sepeda motor merek Honda Karisma mengaku kaget mengetahui merek Karisma yang dipakai Honda kalah di pengadilan niaga oleh merek motor Krisma. Dia menilai persoalan hukum yang tengah dihadapi oleh PT AHM sedikit banyak akan berpengaruh pada image produk andalan Honda di kelas 125 cc. Namun demikian, menurut Rahman, secara perlahan pasar Karisma memang akan tergerus oleh produk terbaru yang belum lama ini dirilis PT Astra Honda Motor, yaitu Honda Supra X125. 
Dia menilai motor bebek ini sebenarnya memiliki basis mesin yang sama dengan Karisma saudara tuanya. 
"Saya kira Supra X125 cc ini bagian dari branding yang dilakukan Honda. Tapi saya juga tidak tahu, apakah produk ini khusus disiapkan untuk mengantisipasi persoalan hukum yang tengah dihadapi Karisma?" ujarnya bertanya-tanya. 
Terlepas dari persoalan hukum yang membelit Karisma, dia memprediksi harga sepeda motor Karisma seken alias bekas dipastikan akan turun di pasaran. Namun dia menegaskan hal itu bukan dipicu oleh persoalan hukum dengan motor China Krisma. "Koreksi harga terhadap Karisma, semata-mata terjadi karena munculnya Honda Supra X 125 yang sama-sama diproduksi Honda,"katanya. 
Rahman sempat ragu mengenai nasib motor Karisma yang dia beli dua tahun lalu. Dia bertanya apakah motor Karisma yang sudah beredar di pasar akan ditarik dari pasar atau Honda malah akan meghentikan produksi merek motor ini. 
Dia agak lega saat diberi tahu masih ada peluang bagi Karisma menang di pengadilan karena PT AHM telah mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Jakpus. "Jika ada rezeki saya berencana akan ganti dengan Supra X yang terbaru," ungkapnya. 
Di segmen motor bermesin 125 cc, Honda melalui Karisma X tahun lalu membukukan angka penjualan rata-rata 57.500 unit per bulan atau dengan pangsa pasar motor 125cc sebesar 61%. Melalui model terbaru Supra X 125cc yang dipasarkan dengan harga mulai Rp12,5 juta (on the road), AHM menargetkan peningkatan penguasaan pangsa pasar di segmen ini menjadi 71%. 
Selain kedua merek tersebut, Honda saat ini memasarkan sepeda motor jenis bebek lain yaitu Supra Fit 100cc. Sementra di segmen sport, Honda memiliki Tiger 200cc, GL Max, dan Mega Pro 160cc. Merek Supra X sebelumnya dikenal masyarakat untuk motor bebek Honda yang bermesin 100 cc. Namun sejak merilis Supra X125 CC, Supra X 100 cc tidak lagi diproduksi. 
PT AHM menunjuk Amris Pulungan, praktisi dari kantor hukum Pulungan Winston & Partners

CONTOH II
SENGKETA MEREK DAGANG INTERNASIONAL

KASUS POSISI
- Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd, yang berkantor pusat di 60 B Martin Road 05-05/06 Singapore, Warehouse Singapore 0923 adalah pemakai pertama merek “LOTTO” untuk barang-barang pakaian jadi, kemeja, baju kaos, jaket, celana panjang, roks pan, tas, koper, dompet, ikat pinggang, sepatu, sepatu olah raga, baju olah raga, kaos kaki olah raga, raket, bola jaring (net), sandal, selop, dan topi.

- Merek dagang “LOTTO” ini terdaftar di Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman tanggal 29/6/1979, dengan No. 137430 dan No. 191962 tanggal 4/3/1985.
- Pada 1984 Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman telah menerima pendaftaran merek “LOTTO” yang diajukan oleh Hadi Darsono untuk jenis barang handuk dan sapu tangan dengan No. 187.824 pada tanggal 6/11/1984, pendaftaran merek LOTTO untuk kedua barang tersebut tercantum dalam tambahan Berita Negara RI No. 8/1984 tanggal 25/5/1987.
- Penggunaan merek “LOTTO” oleh Hadi Darsono hampir sama dengan merek yang digunakan pada barang-barang produksi PTE Ltd.
- Walaupun Hadi menggunakan merek LOTTO untuk barang-barang yang tidak termasuk dalam produk-produk Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd., namun kesamaan merek LOTTO tersebut dinilai amat merugikannya.
- Akhirnya pihak Newk Plus Four Far East Ltd Singapore, mengajukan gugatan perdata di pengadilan terhadap Hadi Darsono sebagai Tergugat I dan Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman (Bagian Merek-merek) sebagai Tergugat II.
- Pihak Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) yang isi pokoknya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang LOTTO dan karena itu mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek LOTTO milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada Tergugat II dengan nomor register 187824, adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kwalitas barang-barang;
4. Menyatakan batal, atau setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek dengan register nomor 187824 dalam daftar umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek dengan nomor reg. 187824 dalam daftar umum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Atau menurut kebijaksanaan Hakim.

PENGADILAN NEGERI
- Hakim pertama memberi pertimbangan sebagai berikut:
- Dari bukti P1 dan P2 terbukti bahwa “Merek LOTTO” milik Penggugat, terdaftar No. 137.430 dan W 191.962 untuk melindungi jenis barang-barang: pakaian jadi, kemeja, dll.
- Dari bukti P3 diketahui bahwa merek Tergugat I dengan kata “LOTTO” telah terdaftar pada Direktorat Paten dan Hak Cipta dengan No. 187.824 untuk melindungi jenis barang handuk dan sapu tangan.
- Pasal 2(1) UU Merek tahun 1961 menentukan, hak atas suatu merek berlaku hanya untuk barang-barang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu.
- Menurut pasal 10(1) UU Merek tahun 1961 tuntutan pembatalan merek hanya dibenarkan untuk barang-barang sejenis.
- Tujuan UU merek tahun 1961 khususnya pasal 10(1) adalah untuk melindungi masyarakat konsumen agar konsumen tidak terperosok pada asal-usul barang sejenis yang memakai merek yang mengandung persamaan.
- Menurut pendapat Majelis, walaupun bunyi dari kedua merek Penggugat dan Tergugat I tersebut sama yaitu LOTTO, tetapi pihak konsumen tidak akan dikaburkan dengan asal-usul barang tersebut, karena jenis barang yang dilindungi adalah merek Penggugat sangat berbeda dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek Tergugat I.
- Jurisprudensi yang tetap antara lain Putusan MA-RI No. 2932 K/Sip/1982 tanggal 31/8/1983, serta No. 3156 K/Pdt/1986 tanggal 28/4/1988, berisi: menolak pembatalan pendaftaran merek dari barang yang tidak sejenis.
- Pasal 1 SK Menteri Kehakiman No. M-02-HC-01-01 tahun 1987 tanggal 15/6/1987 menyatakan merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu.
- Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak cukup berlasan, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

MAHKAMAH AGUNG RI
- Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan mengajukan permohonan kasasi dengan alasan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, karena menolak gugatan Penggugat. Pengadilan Negeri mengesampingkan kenyataan bahwa Penggugat adalah pemakai pertama dari merek LOTTO di Indonesia. Ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum menurut UU Merek No. 21 tahun 1961. Sementara itu, Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang sah dengan tidak dapat membuktikan keaslian bukti-bukti yang diajukannya.
- Mohon Mahkamah Agung konsisten pada putusannya dalam perkara merek terkenal Seven Up - LANVIN - DUNHILL: MA-RI No. 689 K/SIP/1983 dan MA-RI No. 370 K/SIP/1983, yang isinya sebagai berikut: Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan karena mempunyai persamaan dalam keseluruhan dengan suatu merek yang terdahulu dipakai atau didaftarkan, walaupun untuk barang yang tidak sejenis, terutama jika menyangkut merek dagang terkenal. Pengadilan tidak seharusnya melindungi itikad buruk Tergugat I. Tindakan Tergugat I, tidak saja melanggar hak Penggugat tetapi juga melanggar ketertiban umum di bidang perdagangan serta kepentingan khalayak ramai.
- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa judex facti salah menerapkan hukum sehingga putusannya harus dibatalkan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- Pendirian Mahkamah Agung tersebut di dasari oleh alasan juridis yang intinya sebagai berikut:
- Newk Plus Four Far East Ltd, Singapore telah mendaftarkan merek LOTTO di Direktorat Paten & Merek Departemen Kehakiman RI tanggal 29/6/1976 dan 4-3-1985.
- Merek LOTTO secara umum telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai merek dagang dari luar negeri. Merek tersebut mempunyai ciri umum untuk melengkapi seseorang yang berpakaian biasa atau berkaitan olah raga beserta perlengkapannya.
- Merek LOTTO, yang didaftarkan Tergugat I adalah jenis barang handuk dan saputangan, pada 6 Oktober 1984.
- Mahkamah Agung berpendapat, walaupun barang yang didaftarkan Tergugat I berbeda dengan yang didaftarkan Penggugat, tetapi jenis barang yang didaftarkan Tergugat I tergolong perlengkapan berpakaian seseorang. Dengan mendaftarkan dua barang yang termasuk dalam kelompok barang sejenis i.c kelengkapan berpakaian seseorang dengan merek yang sama, dengan kelompok barang yang telah didaftarkan lebih dahulu, Mahkamah Agung menyimpulkan Tergugat I ingin dengan mudah mendapatkan keuntungan dengan cara menumpang keterkenalan satu merek yang telah ada dan beredar di masyarakat. Hal ini berarti Tergugat I dalam prilaku perdagangannya yaitu menggunakan merek perniagaan yang telah ada merupakan perbuatan yang bersifat tidak jujur, tidak patut atau tidak mempunyai itikad baik.
- Dengan pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- Mengadili:
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Mengadili Sendiri:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang “LOTTO” dan oleh karena itu, mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia.
3. Menyatakan bahwa merek “LOTTO” milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada Tergugat II dengan nomor registrasi 87824 adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata, maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kualitas barang.
4. Menyatakan pendaftaran merek dengan registrasi 187824 dalam daftar umum atas nama Tergugat I batal, dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek dengan nomor registrasi 197824 dalam daftar umum.
6. dst

CATATAN
- Dari putusan Mahkamah Agung tesebut di atas dapat diangkat “abstrak hukum” sebagai berikut:
- Terdaftarnya suatu merek dagang pada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dapat dibatalkan oleh Hakim bilamana merek ini mempunyai persamaan baik dalam tulisan ucapan kata, maupun suara dengan merek dagang yang lain yang sudah terlebih dulu dipakai dan didaftarkan, walaupun kedua barang tersebut tergolong tidak sejenis terutama bila hal tersebut berkaitan dengan merek dagang yang sudah terkenal didunia internasional.
- Kaidah hukum di atas sudah merupakan jurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung.
- Demikian catatan dari kasus ini.

CONTOH III
SENGKETA MEREK MAKANAN AGER-AGER
SWALLOW GLOBE BRAND – BOLA DUNIA
BEDA PENDAPAT PENILAIAN SUKTI BUKAN ALASAN PK

KASUS POSISI:
             Effendy pengusaha di Jakarta adalah pemilik dan pemegang merek dagang “SWALLOW GLOBE BRAND”. Dengan gambar lukisan bola dunia serta gambar burung walet (SWALLOW) terdaftar pada Ditjen Merek – HaKI Dep. Kehakiman dan HAM RI, No. 361196 tanggal 31 Mei 1996 untuk melindungi barang klas 29 : tepung (powder) ager-ager;
          Selanjutnya dipasarkan, terdapat “merek dagang”: Bola Dunia, melindungi barang klas 29 berupa tepung ager-ager Daftar No. 395619 tertanggal 2 Oktober 1997; Bola Dunia (GLOBE) dengan gambar burung walet (SWALLOW) Daftar No. 487928 tanggal 31 Agustus 2001 melindungi barang klas 29 berupa tepung ager-ager;
           Kedua merek tersebut No. 395619 dan No. 487928 pemegang merek tersebut tercatat atas nama Soewardjono pengusaha di Jakarta. Ternyata merek yang dipegang dan dimiliki Soewardjono terdapat perbedaan antara merek yang didaftarkan No. 395619 dan No. 487928 dengan merek yang dipakai dan diedarkan di masyarakat (mirip dengan mereknya Efendy);
Perbedaan tersebut nampak sebagai berikut:
1. Merek yang didaftarkan
2. Merek Yang Dipakai
     No. 395619
     No. 487298

               Dari adanya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan, adalah merupakan salah satu alasan penghapusan Pendaftaran Merek yang diatur dalam Pasal 61 ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001. Adanya kenyataan tersebut, maka Effendy selaku pemegang merek No. 361196 merasa dirugikan oleh Merek No. 395619 dan No. 487298 milik Soewardjono yang telah beritikad buruk dengan berusaha meniru dan membonceng merek milik Effendy. Akhirnya Effendy (Penggugat) melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan gugatan kepada Soewardjono (Tergugat) di PNiaga Jakarta Pusat.
Tuntutan yang disebutkan gugatan tersebut adalah sebagai berikut:
1). Menyatakan Penghapusan Pendaftaran Merek Daftar No. 395619 dan Daftar No. 487928 a.n.   Tergugat dari “Daftar Umum Merek” pada Direktorat Jenderal HaKI dengan segala akibat hukumnya;
2). Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara.
3). Majelis Hakim setelah memeriksa perkara gugatan ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1.Penggugat berhak mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek Tergugat tersebut, berdasarkan alasan dalam Pasal 61 ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
2.Pasal 61 ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 pada pokoknya menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan apabila … dst …, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan;
3.Ketidaksesuaian dalam penggunaan, meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidak sesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda;
4.Tergugat pemilik merek No. 395619 tanggal 5 Agustus 1998 dengan “kata BOLA DUNIA” dengan gambar/lukisan Bola Dunia, dengan warna etiket warna etiket “hitam putih” untuk barang ager-ager klas 29. Dan pemilik merek No. 487928 berupa merek kata Cap BOLA DUNIA, dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan buruh walet, dan burung walet (Swallow) dan susunan warna “biru tua, biru muda, hijau, hitam dan putih untuk mellindungi barang : ager-ager klas 29;
5.Tergugat telah menggunakan merek tersebut diatas tidak sesuai merek yang telah didaftarkan;
6.Bilamana dibandingkan “merek yang dipakai oleh Tergugat Bukti P-3-P4 – T10) dengan merek yang dipakai oleh Tergugat Bukti P5 dan T 17) maka Hakim berpendapat : terdapat ketidaksesuaian dalam bentuk gambar/lukisan; dalam bentuk penulisan kata atau huruf ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda;
7.Majelis Hakim berpendapat, apa yang ditentukan oleh Pasal 61 ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, berikut penjelasannya, telah terpenuhi dan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.
12.Dengan pertimbangan yang pada pokoknya disebutkan diatas, maka Majelis Hakim memberi Putusan:
MENGADILI:
1.Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2.Menyatakan penghapusan pendaftaran merek daftar no. 395619 dan no. 497928 a.n. Tergugat dari “Daftar Umum” pada Direktorat Jenderal HaKI Dep. Kehakiman & HAM, karena pemakaian merek-merek tersebut tidak sesuai dengan merek yang didaftar, dengan segala akibat hukumnya;
3.Menghukum Tergugat membayar biaya perkara … dst …dst.

MAHKAMAH AGUNG RI (Kasasi):
Tergugat menolak putusan PNiaga tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam memori kasasi;
13.Majelis MA yang mengadili dalam putusannya menilai bahwa Judex FACTI salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya MA akan mengadili sendiri perkara ini pertimbangan yang intisarinya sebagai berikut:
1.Dasar gugatan “Penggugat Asal adalah Pasal 61 ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001, yaitu pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan;
2.Dalam kasus ini merek yang digunakan oleh Tergugat Asal berupa : etiket merek Cap Bola Dunia dengan warna dasar kuning serta bertuliskan huruf kanzi, tulisan “Ager-Ager Powder” dan gambar piring berisi “Ager-Ager” warna-warni. Hal ini tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan oleh Tergugat Asal;
3.Sesuai dengan Pasal 5 huruf d UU No. 15 Tahun 2001, dinyatakan bahwa : unsur yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa, tidak dapat digunakan sebagai merek, karenanya tulisan Ager-Ager Powder dan gambar piring berisi Ager-Ager warna-warni” serta tulisan huruf kanzi, berarti “Tepung Ager-Ager” adalah bukan merek;
4.Begitu juga dengan warna-warni kuning, yang digunakan oleh banyak merek yang memproduksi, “ager-ager”, bukanlah merupakan unsur merek, seperti yang dimaksudkan Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2001.
14.Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis MA memberi putusan sebagai berikut:
MENGADILI:
1.Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon;
2.Membatalkan putusan PNiaga pada PN Jakarta Pusat tanggal 23 April 2002 No. 03/MEREK/2002/PN.NIAGA.Jkt.Pst.
MENGADILI SENDIRI:
3.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

MAHKAMAH AGUNG RI (Peninjauan Kembali)
15. Penggugat Asal, mengajukan pemeriksaan “Peninjauan Kembali (PK) “ ke MA dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya : Majelis Hakim Kasasi dalam Putusannya No. 08 K/N/KaKI/2002, ternyata:
1. Tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian dalam penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna atau susunan warna yang berbeda antara merek yang dipakai dengan merek yang didaftarkan;
2. Tidak memperhatikan adanya itikad buruk dari Tergugat dalam pemakaian mereknya (P-5) yang telah meniru dan menjiplak susunan warna milik Penggugat, yang menurut hukum harus dilindungi dan berhak memperoleh perlindungan hukum;
3.Kesemuanya itu, merupakan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
16.Keberatan yang diajukan Pemohon PK diatas tidak dapat diterima oleh Majelis MA dengan alasan yuridis sebagai berikut:
1.Apa yang dikemukakan oleh Pemohon PK sebagai kekhilafan hakim atau kekeliruan, ternyata adalah merupakan perbedaan pendapat antara pertimbangan hukum Hakim Kasasi dengan Keberatan Pemohon PK;
2.Perbedaan Pendapat tersebut mengenai penilaian bukti P-1 s.d. P-5 oleh Hakim Kasasi yang berbeda dengan pendapat Pemohon PK, sehingga masing-masing pada kesimpulan yang berbeda;
3.Perbedaan pendapat tidak dapat diartikan dan dikategorikan dalam pengertian “Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata”, ex Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985;
4.Berdasar atas pertimbangan diatas, maka Majelis MA dalam PK memberi putusan:
MENGADILI:
5.Menolak permohonan PK dari Pemohon;
6.Menghukum Pemohon PK membayar biaya perkara.

CATATAN:
Abstrak hukum yang dapat diangkat dari putusan MA tersebut diatas adalah sebagai berikut:
17. Unsur yang merupakan keterangan atas barang atau jasa, tidak dapat digunakan sebagai merek, ex Pasal 5 huruf d UU No. 15 Tahun 2001. dengan dasar ketentuan ini, maka dalam kasus ini, “Tulisan Ager-Ager Powder” dengan gambar piring berisi Ager-Ager warna-warni disertai tulisan Kanzi, yang artinya : “Ager-Ager adalah bukan termasuk pengertian merek.
18. Keberatan PK yang diajukan oleh Pemohon, yang ternyata merupakan kesimpulan yang berbeda antara : “pertimbangan hukum Hakim Kasasi dengan alasan/keberatan Pemohon PK” yang bersumber pada penilaian bukti-bukti, maka “perbedaan pendapat” ini, tidak dapat diartikan atau dikategorikan sebagai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim” ex Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985;

Sumber:

http://www.dncpatent.com/merek.htm
http://mhs.blog.ui.ac.id/angga.handian/2009/07/05/13/

--- : Kekalahan sang penemu : kasus sengketa Honda karisma dan Tossa Krisma dalam web Bisnis Indonesia kolom perdagangan Rabu 22 juni 2005 12: 37 WIB